Eén cruciaal merk vergeten: een dure fout voor de Philadelphia Eagles
De National Football League (NFL) is de hoogste professionele American football-competitie in de Verenigde Staten.
Een van de bekendste teams in deze competitie is de Philadelphia Eagles, opgericht in 1933 en sinds jaar en dag een vaste waarde in de sportcultuur van de stad. Hun fanbase staat bekend als een van de meest gepassioneerde in het Amerikaanse sportlandschap.
NFL Properties Europe (NFLP), het bedrijf dat de merkrechten van de NFL-teams beheert, stuitte recent op onderstaande beeldmerkaanvraag:
NFLP kan er niet omheen: de aanvraag vertoont een verdacht sterke gelijkenis met het logo van het Philadelphia Eagles-team dat ook bestaat uit een gestileerde adelaarskop in zwart-wit.
Opvallend genoeg heeft het team alleen twee woordmerken geregistreerd, namelijk ‘EAGLES’ en ‘PHILADELPHIA EAGLES’. De vraag is dan ook: kun je met alleen woordmerken effectief een beeldmerk zonder woorden aanvechten?
De oppositie werd ingediend op basis van verwarringsgevaar van het beeldmerk met de twee woordmerken. Op visueel vlak hebben de tekens geen elementen gemeen. Waar de oudere merken uitsluitend uit tekst bestaan, betreft het betwiste teken een zuiver beeldmerk zonder verbale component. Omdat het beeldmerk alleen visuele kenmerken bevat, is een auditieve beoordeling niet aan de orde. Philadelphia Eagles had gehoopt dat de begripsmatige overeenstemming -de betreffende refereren allemaal naar een adelaar- de grondslag voor verwarring zou geven. Maar helaas, het Europese merkenbureau gaat hier niet in mee want het logo kan door de consument ook als een andere vogel worden opgevat
Bij een beroep op verwarringsgevaar is het bestaan van overeenstemming tussen de tekens een noodzakelijke voorwaarde. Nu daar in dit geval geen sprake van is, wordt NFLP terug gevloten: verwarringsgevaar is niet aanwezig.
NFLP voerde daarnaast aan dat gebruik van het aangevraagde teken ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit, dan wel afbreuk zou doen aan, de reputatie van haar oudere merken. Ook dit beroep faalt: omdat de overeenstemming tussen de oudere merken en het aangevraagde merk ontbreekt, slaagt ook deze grond niet. De oppositie wordt daarmee volledig afgewezen.
Hoewel het logo van het team onmiskenbaar bekend is, biedt dat op dit moment geen grondslag voor een geslaagde oppositie. Kortom: registreer niet alleen je woordmerk(en), maar ook je logo. Zelfs een wereldwijd bekend merk als de Philadelphia Eagles is juridisch kwetsbaar wanneer het visuele kernbestanddeel – het logo – ontbreekt in het merkenportfolio.
Kan de Chinese partij nu ongestoord gebruikmaken van het merk in Europa? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Zodra het merk daadwerkelijk geregistreerd is, ligt nog altijd een doorhalingsprocedure wegens kwade trouw op de loer.
Auteur: Erwin Haüer
Bio: Erwin is merkenadviseur en als managing partner verantwoordelijk voor IT en Informatiemanagement. Erwin werkt veel met startups en scale-ups, maar zijn klantenportefeuille omvat ook veel multinationals. Erwin heeft een vlotte pen en oog voor leuke merkennieuwtjes of merkwaardige merkinbreuken.