Een wereldberoemde naam betekent niet een wereldberoemd merk. Juist deze beroemdheid kan een merkregistratie in de weg staan. Dit speelde een beslissende rol bij de aanvraag van Sagrada Familia door de stichting achter de bouw en het beheer van de Sagrada Familia. Ziet het publiek deze naam als merk, en dus als herkomstaanduiding voor producten of diensten van 1 aanbieder, of ziet het publiek de naam als een verwijzing naar het beroemde monument? 

Een Hongaarse onderneming had het merk “Breitling for women” geregistreerd voor cosmetica en parfums. Breitling verzette zich daartegen en diende een doorhalingsactie tegen het merk in. Niet, zoals je zou verwachten, op basis van de reputatie en daarmee bredere bescherming van het merk BREITLING, maar op basis van een aanvraag die te kwader trouw was verricht door de Hongaarse partij.

Roblox is niet meer weg te denken uit de digitale gamewereld. Maar wat gebeurt er als iemand het identieke teken ROBLOX aanvraagt voor pesticiden en andere ongediertebestrijdingsmiddelen? Roblox is bekend, maar is het ook zó bekend dat het een merkregistratie kan tegenhouden in een markt die daar volledig van afstaat?

Een parodiemerk met de naam mumumelon, inclusief de slogan: “violating copyright, not the planet”. Dit parodiemerk is glashelder over zijn intentie: “mumumelon is a dupe activewear brand. A deliberate shameless copy of lululemon. We made it to make a point.” De kritiek richt zich op de vervuilende productie van kleding. Een parodiemerk lanceren valt in veel gevallen onder de vrijheid van meningsuiting. Maar niet altijd.

Weet je nog, de oppositie van Converse tegen de merkaanvraag van de cirkel op de enkel van een schoen met ‘CEBO’ erin? Het Europese merkenbureau (EUIPO) gaf de partijen de tijd om eventueel tot een schikking te komen (link blog). Nu dit niet is gelukt, kwam de Oppositieafdeling van het EUIPO merkenbureau tot een uitspraak.

Het kledingmerk Original Penguin gebruikt al decennialang een pinguïn als herkenbaar onderdeel van haar merkidentiteit. Nu gebruikt Pudgy Penguins, een merk dat vooral bekend werd in de Web3- en NFT-wereld, ook pinguïnbranding. Waar de één zijn reputatie heeft opgebouwd in de klassieke modebranche, begeeft de ander zich inmiddels ook op het terrein van kleding en merchandise. En precies daar ontstaat het conflict.

In een recente oppositie verzette Home Box Office (HBO) zich tegen de Europese merkaanvraag voor een beeldmerk met de woorden GAME OF DRONES voor speelgoed-drones. De Oppositieafdeling van het Europese merkenbureau (EUIPO) vind het merk ook niet kunnen. Wij lichten het toe.

Soms gebruikt een ondernemer een merk al jaren zonder het te registreren. Dat kan goed gaan, totdat iemand anders een merkregistratie aanvraagt. In een recente zaak gebeurde dat met het merk EASJOY. Soms kun je toch beroepen op zo’n ongeschreven recht en dit recht zelfs inroepen tegen een Europese aanvraag.

Schwan-Stabilo is al jarenlang een vaste speler in de wereld van schrijfwaren en kantoorartikelen en staat bekend om zijn duidelijke, herkenbare beeldmerken. In een recente oppositie ging het om het zwarte zwaan logo. De aanvrager wilde een Europees beeldmerk registreren voor papierwaren en schrijfinstrumenten. Schwan-Stabilo ging in oppositie op basis van twee oudere figuratieve merken.

Volvo staat al jaren bekend om zijn herkenbare lichtsignatuur. De zogeheten “Thor’s Hammer”-koplampen zijn een vast onderdeel van de merkidentiteit en dragen zichtbaar bij aan de herkenbaarheid van het merk. Maar hoe stevig is die herkenbaarheid juridisch verankerd? Een Roemeense ontwerper meende dat Volvo te dicht in de buurt kwam van zijn eerdere koplampontwerp en vraagt om nietigverklaring.

Lamborghini staat vooral bekend om kracht en design op de weg. Minder zichtbaar is hoe breed de naam Lamborghini ook buiten sportauto’s wordt gebruikt. In een recent Europees merkenconflict stonden twee aan Lamborghini gelieerde ondernemingen tegenover elkaar over de registratie van een bewegingsmerk voor wijn.

Wat ooit begon als een app om met een paar tikken een rit te regelen, groeide uit tot een platform met allerlei varianten en subdiensten. Die groei zie je vaak ook terug in de merkenportefeuille. Handig, want dan zit je merkrecht niet meteen krap als je product later uitbreidt. Maar die ruime jas heeft een zwakke plek: als je het merk niet gebruikt, kan iemand dit gebruik ook betwisten.

KangaROOS is al decennialang een vaste naam in de wereld van sportieve schoenen. Het merk is onlosmakelijk verbonden met de gestileerde kangoeroe die in talloze landen als beeldmerk is geregistreerd. Toen een surfgeoriënteerd kledingmerk een nieuwe kangoeroe met surfboard wilde vastleggen als Europees merk, was de vraag hoe ver de speelruimte van de kangoeroe binnen deze branche eigenlijk reikt.

Het onderscheidend vermogen van het merk NAKED van L’Oréal stond in een recente oppositie ter discussie. L’Oréal had de oppositie ingediend tegen het Europese merk NAKED SUNDAY voor cosmetica. Volgens de deposant van het merk NAKED SUNDAY is NAKED beschrijvend: verwijzend naar eigenschappen van de producten, zoals een ‘pure’, ‘onbewerkte’ of ‘zonder toevoegingen’-benadering.

Zodra een naam niet alleen fictief producten onderscheidt, maar ook daadwerkelijk producten in het schap, ontstaat de noodzaak van merkbescherming. Registratie is dan een strategisch instrument om de exclusieve rechten in eigen hand te houden en te bepalen wie de naam mag gebruiken. Zeker bij een aantrekkelijk concept liggen kapers op de kust die willen meeliften op de bekendheid van het imaginaire merk.

Grupo Modelo, het bedrijf achter het Corona-merk, probeerde een grafisch element van het Corona-label als Europees merk te registreren: een rond zwart vlak met de woorden LA CERVEZA MAS FINA en erboven een kroontje. Kan dit element zelfstandig als merk fungeren?

Het Engelse bedrijf ABBA Nutrition zocht merkbescherming voor de naam ABBA voor onder andere voedingssupplementen, medische goederen, dranken, distributiediensten voor supplementen, restaurant- en hoteldiensten en medische diensten. De beroemde Zweedse band maakte hier bezwaar tegen op basis van haar merk ABBA voor muziek. Roept ABBA Nutrition bij consumenten een verband op met het bekende ABBA?

Emoji kennen we allemaal als digitale pictogrammen die onze berichten expressie of emotie geven. Minder bekend is dat ‘emoji’ ook als merk is vastgelegd door het Duitse Emoji Company. In een recente oppositie botste dat merk met KIKKOMAN EMOJIGRID, aangevraagd door het Japanse Kikkoman.