Sneaky Sneakers deel 2: Converse strikes back… or not?

Weet je nog, de oppositie van Converse tegen de merkaanvraag van de cirkel op de enkel van een schoen met ‘CEBO’ erin?

Een cirkel op de enkel van een schoen… doet je verdacht veel denken aan All Stars, niet?

Het Europese merkenbureau (EUIPO) gaf de partijen de tijd om eventueel tot een schikking te komen (link blog). Nu dit niet is gelukt, kwam de Oppositieafdeling van het EUIPO merkenbureau tot een uitspraak.

Wat betreft de vraag of de tekens voldoende op elkaar leken, het volgende. Volgens het EUIPO bestond de aangevraagde vorm grotendeels uit gebruikelijke kenmerken van een sneaker: een veterschoen, ventilatiegaatjes, strepen, een rubberzool en een ronde patch. Zulke elementen zijn op zichzelf niet onderscheidend en tellen daarom minder zwaar mee in de vergelijking.

Wat vervolgens overblijft, zijn de onderdelen die wél als herkomstaanduiding kunnen werken. In de aangevraagde schoen was dat vooral het woord CEBO, dat duidelijk zichtbaar op de ronde patch en de binnenzool stond. In de oudere Converse-merken lag het onderscheid juist in de combinatie van de woorden CONVERSE, CHUCK TAYLOR en ALL STAR, samen met de ster in de ronde patch. Omdat de overeenkomsten volgens het EUIPO vooral zaten in niet-onderscheidende of banale schoenkenmerken, en de onderscheidende elementen duidelijk verschilden, waren de tekens visueel, auditief en begripsmatig niet soortgelijk genoeg. Zonder soortgelijkheid van de tekens strandt niet alleen het beroep op verwarringsgevaar, maar ook het beroep op reputatie.

Pech voor Converse dus! Voor de praktijk is het goed te beseffen dat wanneer je een vormmerk registreert waarop duidelijk een merknaam of logo te zien is, vooral deze merknaam of dit logo wordt beschermd. Met andere woorden, dergelijke merken hebben vooral een afschrikwekkend effect, tenzij de merkhouder kan aantonen door middel van bewijs dat de vorm zelf is ingeburgerd en onderscheidend vermogen heeft verkregen (wat vaak lastig te bewijzen is).

De eigenaar van een succesvol product met onderscheidende vormgeving bevindt zich in een lastige situatie. Na de MIO-uitspraak van het Hof van Justitie is een beroep op het auteursrecht waarschijnlijk alleen mogelijk in gevallen waarin een product duidelijke creatieve elementen in zich heeft. Bij gebruiksproducten zal die bescherming alleen in bepaalde gevallen van toepassing zijn. Als deze eigenaar ook geen modelregistratie heeft, dan is een vormmerk de enige mogelijkheid om dit op te lossen. Maar ook die weg is lastig, want vaak wordt een dergelijk vormmerk alleen geaccepteerd als er een merk op staat. Dit betekent dat bij de introductie van producten met onderscheidende vormgeving een modelregistratie cruciaal wordt.

Auteur: Erwin Haüer

Bio: Erwin is merkenadviseur en als managing partner verantwoordelijk voor IT en Informatiemanagement. Erwin werkt veel met startups en scale-ups, maar zijn klantenportefeuille omvat ook veel multinationals. Erwin heeft een vlotte pen en oog voor leuke merkennieuwtjes of merkwaardige merkinbreuken.