Zijn digitale pinguïns een bedreiging voor een kledingmerk?

Het kledingmerk Original Penguin gebruikt al decennialang een pinguïn als herkenbaar onderdeel van haar merkidentiteit.

Juist daarom is het niet verrassend dat PEI Licensing scherp reageert op het gebruik van pinguïnbranding door Pudgy Penguins, een merk dat vooral bekend werd in de Web3- en NFT-wereld. Waar de één zijn reputatie heeft opgebouwd in de klassieke modebranche, begeeft de ander zich inmiddels ook op het terrein van kleding en merchandise. En precies daar ontstaat het conflict.

In een recente dagvaarding stelt het bedrijf dat de naam en visuele stijl van Pudgy Penguins te dicht in de buurt komen van de oudere PENGUIN merken van Original Penguin. Volgens PEI bestaat het risico dat consumenten denken dat er een commerciële band is tussen beide merken.

Pudgy Penguins

PEI had Pudgy Penguins eerder al een stakingsbrief gestuurd en vraagt de federale rechtbank in Florida onder meer dat merkaanvragen van Pudgy Penguins die bij de US Patent and Trademark Office zijn ingediend worden tegengehouden en dat betwiste producten uit de markt verdwijnen.

Juridisch draait de zaak om een bekende vraag uit het merkenrecht: is er sprake van verwarringsgevaar? Dat Pudgy Penguins uit een andere hoek komt, namelijk die van NFT’s en digitale communities, is op zichzelf geen afdoend verweer als beide partijen kleding aanbieden of willen aanbieden. Zodra merken elkaar in dezelfde productcategorie raken, komt de vraag of Pudgy voldoende afwijkt nadrukkelijk op tafel te liggen.

Voor de praktijk is deze zaak vooral een reminder dat merkstrategie niet ophoudt bij de grenzen van je oorspronkelijke markt. Wie vanuit een digitaal merk uitbreidt naar fysieke producten, moet vooraf goed kijken naar bestaande registraties en oudere rechten. Andersom laat deze zaak zien dat ook gevestigde merken alert moeten blijven op nieuwe spelers die met een sterk concept en herkenbare branding snel terrein winnen. Nieuwe merkwerelden kunnen vernieuwend voelen, maar het merkenrecht blijft uiteindelijk verrassend consistent in wat het wil beschermen: een duidelijke herkomst en zo min mogelijk risico op verwarring.

Auteur: Erwin Haüer

Bio: Erwin is merkenadviseur en als managing partner verantwoordelijk voor IT en Informatiemanagement. Erwin werkt veel met startups en scale-ups, maar zijn klantenportefeuille omvat ook veel multinationals. Erwin heeft een vlotte pen en oog voor leuke merkennieuwtjes of merkwaardige merkinbreuken.