De UBER-les: breed registreren is niet genoeg

“Even een UBER pakken.”

In de grote stad hoor je het overal, op straat, in de kroeg, bij vrienden. Als merkenjurist voel je de reflex om te wijzen op soortnaamgebruik. De werkelijkheid is dat zelfs je beste vriend je dan negeert.

Wat ooit begon als een app om met een paar tikken een rit te regelen, groeide uit tot een platform met allerlei varianten en subdiensten, van ritten tot bezorging. Die groei zie je vaak ook terug in de merkenportefeuille: bij de depotstrategie wordt de “jas” graag wat ruimer gekozen, met brede termen als “computer software”, “telecommunications” en een reeks aanverwante diensten. Handig, want dan zit je merkrecht niet meteen krap als je product later uitbreidt.

Maar die ruime jas heeft een zwakke plek: als je het merk niet gebruikt, kan iemand dit gebruik ook betwisten. En dat was precies wat er bij UBER gebeurde: het Duitse Serviceplan Group SE vroeg om de vervallenverklaring van het Europees woordmerk ÜBER wegens niet-gebruik.  Dit resulteerde in jarenlange procedures: een beslissing, een beroep, een terugverwijzing en nu weer een beslissing.

Bij een doorhaling wegens niet-gebruik ligt de bewijslast bij de merkhouder: die moet objectief laten zien waar, wanneer, hoe en in welke omvang het merk daadwerkelijk is gebruikt voor de ingeschreven producten en diensten. En vooral: per categorie. De vraag in deze reeks beslissingen was in hoeverre “computersoftware” op te knippen was in subcategorieën. UBER had zowel het merk voor software geregistreerd als software voor het plannen van voertuigen. Geldt het gebruik van de specifieke softwaretoepassing als gebruik van de ruime term software? Of is de specifieke softwaretoepassing aan te merken als een subcategorie? Het laatste, zegt de Cancellation Division van het Europese merkenbureau.

Hoewel Uber met een forse set stukken op de proppen kwam (van app-store screenshots, rankings, persartikelen, social media, facturen tot een verklaring over gebruik en omzet), bleek het merk voor enkele specifieke producten gebruikt te zijn. Voor de bredere toepassingen zag het EUIPO dus geen bewijs.

De les is dus heel praktisch: een ruime filingstrategie blijft vaak wel nuttig, maar alleen als je hem kunt dragen en er meer toepassingen van het product in het verschiet liggen. Een te brede inschrijving, zonder daadwerkelijk gebruik voor alle producten en producten, maakt een merk kwetsbaar voor een doorhalingsactie wegens niet-gebruik. Dit risico kan niet eenvoudig worden ondervangen door het merk later opnieuw voor dezelfde waren of producten aan te vragen: een dergelijke herinschrijving kan worden aangemerkt als een aanvraag te kwader trouw. Juist daarom is het essentieel om bij het indienen van een merkaanvraag zorgvuldig stil te staan bij de commerciële plannen en de langetermijnstrategie.

 
Auteur: Erwin Haüer

Bio: Erwin is merkenadviseur en als managing partner verantwoordelijk voor IT en Informatiemanagement. Erwin werkt veel met startups en scale-ups, maar zijn klantenportefeuille omvat ook veel multinationals. Erwin heeft een vlotte pen en oog voor leuke merkennieuwtjes of merkwaardige merkinbreuken.