Emoji is een merk, maar Kikkoman komt ermee weg

Emoji kennen we allemaal als digitale pictogrammen die onze berichten expressie of emotie geven.

Minder bekend is dat ‘emoji’ ook als merk is vastgelegd door het Duitse Emoji Company. In een recente oppositie botste dat merk met KIKKOMAN EMOJIGRID, aangevraagd door het Japanse bedrijf Kikkoman, bekend van de sojasauzen. Volgens de Emoji Company kwam het gebruik van het woord ‘emoji’ in dit merk te dicht bij haar eigen rechten.

De oppositie tegen het Europese merk richtte zich op alle aangevraagde producten en diensten, variërend van software en digitale content tot marketing- en onderzoeksdiensten. Voor de beoordeling vond de dat de producten identiek waren en dat het merk EMOJI zelfs een verhoogd onderscheidend vermogen had door intensief gebruik. Daarmee kwam de nadruk volledig te liggen op de vraag of de tekens zelf te veel op elkaar leken.

Bij die vergelijking haalde de Emoji Company een opmerkelijk argument aan. Zij stelde dat het woordelement KIKKOMAN “zeer beschrijvend” zou zijn, omdat het simpelweg verwijst naar de naam van de aanvrager, Kikkoman Corporation. De oppositieafdeling van het Europese merkenbureau (EUIPO) maakte daar korte metten mee. Een teken is alleen beschrijvend wanneer het relevante publiek dit onmiddellijk zal opvatten als informatie over de betrokken producten of diensten en wanneer er een rechtstreeks en concreet verband bestaat. Dat is bij KIKKOMAN niet het geval voor elektronica, software of technologische diensten. Het element werd daarom als normaal onderscheidend aangemerkt.

Inhoudelijk pakte de vergelijking van de tekens verder ongunstig uit voor de opposant. In KIKKOMAN EMOJIGRID is het element EMOJI ingebed in een veel langere merknaam, met KIKKOMAN als duidelijk en onderscheidend begin en GRID als aanvullende term. Visueel en auditief werd slechts een lage mate van overeenstemming aangenomen, en ook in totaalindruk vond de oppositieafdeling de afstand tussen de merken groot genoeg om verwarring uit te sluiten. Daarbij speelde mee dat het EUIPO erkende dat het woord ‘emoji’ voor sommige producten een beschrijvende betekenis had.

De les uit deze zaak is helder. Wie een merk bouwt rond een bekend of veelgebruikt woord, kan niet vanzelfsprekend rekenen op een brede beschermingsomvang. Juist dan worden de overige elementen van het merk doorslaggevend. Daarnaast moet het betwistte merk natuurlijk wel voldoende overeenstemmen. Wanneer het gaat om een merk dat veel langer is en bestaat uit diverse andere (onderscheidende) elementen, dan is al snel de vraag of er nog een overeenstemming bestaat.

 
Auteur: Erwin Haüer

Bio: Erwin is merkenadviseur en als managing partner verantwoordelijk voor IT en Informatiemanagement. Erwin werkt veel met startups en scale-ups, maar zijn klantenportefeuille omvat ook veel multinationals. Erwin heeft een vlotte pen en oog voor leuke merkennieuwtjes of merkwaardige merkinbreuken.