MICKEY IS (NOT) FREE!
Mickey Mouse is een van de bekendste (strip)figuren ter wereld en onlosmakelijk verbonden met Disney.
Elke nieuwe merknaam waarin “Mickey” voorkomt roept direct associaties op met de stripfiguur. Zo ook bij een Europese merkaanvraag voor het woordmerk MICKEY IS FREE!, bedoeld voor streetwear zoals T-shirts, hoodies en sweatshirts. De aanvrager van dit merk wilde hiermee aangeven dat de oorspronkelijke Mickey Mouse inmiddels tot het publieke domein behoort. Disney dacht daar anders over en diende een oppositie in.
De zaak draait bij het Europese merkenbureau (EUIPO) om de vraag of sprake was van verwarringsgevaar. De betreffende producten zijn identiek. Wat betreft de overeenstemming van de merken vindt het EUIPO het element MICKEY in de merken dominant. Het extra gedeelte “IS FREE!” wordt vooral gezien als een slogan met een vage betekenis, die niet wegneemt dat het publiek vooral ‘Mickey’ zal onthouden. Zowel visueel als auditief is er overeenstemming. Ook conceptueel is er een zekere gelijkenis nu Mickey zodanig beroemd is dat het relevante publiek bij het zien van MICKEY IS FREE dit zal opvatten als Mickey van Mickey Mouse.
Al met al vindt het EUIPO het goed denkbaar dat consumenten het nieuwe merk zouden zien als een variatie of sublabel van Disney. Dat leidt tot de conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar en dus tot de weigering van de merkaanvraag.
Interessant is de opmerking van de deposant dat op de producten een disclaimer komt te staan: “DON’T BE CONFUSED! This item has nothing, nada, niente (…) to do with the entertainment company Disney Co.” Dit soort omstandigheden zijn niet relevant in een oppositieprocedure (waar verder marktsituaties niet aan de orde komen).
De uitspraak laat zien dat je niet met iconische namen moet spotten, ook al is het onderliggende auteursrecht verlopen.
Auteur: Arnaud Bos
Bio: Arnaud is merkenadviseur en binnen Knijff verantwoordelijk voor de marketing & communicatie. Arnaud is specialist in de metaverse en de muzieksector en zijn klantenportfolio omvat veel opkomende en gerenommeerde bands. Hij houdt de laatste jurisprudentie in de EU nauwlettend in de gaten en laat je direct weten als hij opmerkelijke merkaanvragen ziet.