VIAGRA – still going strong

Weinig merknamen in de wereld hebben zo’n brede naamsbekendheid als Viagra.

Het blauwe pilletje is wereldwijd synoniem geworden voor een oplossing van erectieproblemen. Je kunt dus gerust aannemen dat dit merk wereldberoemd is.

Zoals we wel vaker zien in juridische procedures moet een eisende partij de claim van bekendheid nog wel bewijzen. Dat vereist wat huiswerk, want het bewijzen van bekendheid vraagt overtuigend bewijsmateriaal. En dat gaat niet altijd goed. In zulke gevallen is dat vervelend voor de merkhouder, maar er zijn nog beroepsmogelijkheden of andere juridische acties voor handen. De claim is dus nog niet afgeschreven.

Lastiger is het wanneer een merk van een eisende partij zelf onder vuur komt te liggen. , bijvoorbeeld in geval van een doorhalingsactie tegen het merk omdat het niet wordt gebruikt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de wederpartij = een zogeheten doorhalingsactie start tegen het merk waarop de claim tegen de wederpartij is gebaseerd: een verzoek om het merk te schrappen omdat het al langere tijd niet is gebruikt. Deze actie wordt regelmatig ingezet als slimme tegenzet in een merkenconflict.

Voor de wederpartij heeft dit een voordeel: rechters of merkeninstanties wachten vaak eerst de uitkomst van zo’n doorhalingsprocedure af, voordat ze een beslissing nemen in de hoofdzaak. En terecht – als het merk wordt doorgehaald, verliest de merkhouder namelijk zijn merkrechten. Dat kan de hele zaak veranderen.

Een tactiek van verweerder om de kwestie te vertragen dus. En een ook een vrij simpele procedure voor verweerder: je dient een formulier in, betaalt de taksen en de merkhouder moet vervolgens het werk doen: binnen maximaal 4 maanden zal hij met overtuigend bewijsmateriaal van gebruik op de proppen moeten komen. Met alle gevolgen van dien als het niet lukt.

Terug naar VIAGRA. De houder van dit merk, Viatris, was verwikkeld in een procedure tegen een Hongaars bedrijf. Dit Hongaarse bedrijf diende als reactie een doorhalingsactie in tegen het merk VIAGRA. Dus ook in geval van een wereldberoemd merk als VIAGRA, moest Viatris met bewijs van gebruik komen. Viatris stelde in het verweer dat deze doorhalingsactie ‘schandalig’ was. Immers, in de parallelle procedure had zij al veel bewijsmateriaal van de bekendheid van VIAGRA ingediend. Het starten van de doorhalingsactie had enkel tot doel om de last en de juridische kosten op de schouders van Viatris te leggen.

Het Europese merkenbureau was het hier niet mee eens. Een doorhalingsactie dient een publiek belang om zo het register schoon te houden van merken die niet meer worden gebruikt. Overigens werd de doorhalingsactie afgewezen nu Viatris afdoende had laten zien dat VIAGRA in gebruik is.

Hoewel een doorhalingsactie een cruciaal instrument is om rechten van een houder te betwisten, kunnen we het standpunt van Viatris wel begrijpen. De drempel om een doorhalingsactie te starten is nu wel erg laag: je hoeft niet eens te onderbouwen waarom je deze actie bent gestart. Al het werk ligt bij de merkhouder: die moet op stel en sprong het bewijs verzamelen. Hoewel we niet direct pleiten voor een hogere drempel qua taksen, zou de verplichting van een aanvullende argumentatie waarin je moet aangeven waarom je deze actie bent gestart en waarin je je vermoeden van geen gebruik kenbaar moet maken, wel rechtvaardig zijn. Dit vereist dan wel een eerste inhoudelijke toets, maar zou misbruik tegengaan.

Auteur: Arnaud Bos

Bio: Arnaud is merkenadviseur en binnen Knijff verantwoordelijk voor de marketing & communicatie. Arnaud is specialist in de metaverse en de muzieksector en zijn klantenportfolio omvat veel opkomende en gerenommeerde bands. Hij houdt de laatste jurisprudentie in de EU nauwlettend in de gaten en laat je direct weten als hij opmerkelijke merkaanvragen ziet.