Hoe dicht mag je bij een bekend merk komen? MARLBORO tegen MILLBORO geeft het antwoord

Sommige merken hebben zo’n sterke positie dat ook merken die iets verder van een bekend merk af zitten, binnen de gevarenzone komen.

Een voorbeeld van een zeer bekend merk is MARLBORO, een van de bekendste sigarettenmerken ter wereld. In een recente oppositie verzette Philip Morris zich tegen een Europese merkaanvraag voor een beeldmerk met het woord MILLSBORO voor tabakswaren en aanverwante producten in klasse 34, zoals sigaretten, sigaren, elektronische sigaretten, aanstekers en vloeitjes.

MARLBORO versus MILLSBORO: visueel nemen de merken wel enige afstand. Maar deze oppositie werd niet beslecht op basis van risico van verwarring maar op de grotere beschermingsomvang van een bekend merk.

De oppositieafdeling van het Europees merkenbureau (EUIPO) vond in deze oppositie voldoende bewezen dat MARLBORO in de Europese Unie een zeer sterke bekendheid heeft, in elk geval voor sigaretten. Dat bleek uit jaarverslagen, marktaandelen, artikelen, rankings en eerdere beslissingen.

Vervolgens keek de EUIPO naar de tekens zelf. Hoewel MARLBORO en MILLSBORO niet identiek zijn, vond het bureau de overeenstemming visueel en auditief gemiddeld. Vooral het begin met de M, de opbouw van het woord en het slot -BORO zorgen ervoor dat de tekens dicht bij elkaar liggen.

Bij een beroep op de ruimere bescherming van een bekend merk is niet alleen relevant of de tekens op elkaar lijken, maar vooral of het aannemelijk is dat het relevante publiek een link legt tussen de merken. In dit geval zal het relevante publiek een verband leggen tussen MILLSBORO en MARLBORO, oordeelt het Europese merkenbureau.

Tenslotte moet het betwistte merk ook ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het oudere merk of afbreuk doen aan dit merk. Volgens het Europese merkenbureau is dat hier het geval. Omdat beide partijen opereren in exact dezelfde commerciële sfeer, namelijk tabaksproducten en rookwaren, is het aannemelijk dat de aanvrager profiteert van de aantrekkingskracht en verkoopkracht van het bekende oudere merk, zonder daarvoor zelf te hebben geïnvesteerd.

Dit is een klassiek voorbeeld van wat in het merkenrecht vaak free-riding wordt genoemd. Ook al neem je als concurrent enige afstand, als de consument nog steeds een link legt met het bekende merk, dan moet je niet verbaasd zijn dat het bekende merk haar merkrechten verdedigt.

Auteur: Arnaud Bos

Bio: Arnaud is merkenadviseur en binnen Knijff verantwoordelijk voor de marketing & communicatie. Arnaud is specialist in de metaverse en de muzieksector en zijn klantenportfolio omvat veel opkomende en gerenommeerde bands. Hij houdt de laatste jurisprudentie in de EU nauwlettend in de gaten en laat je direct weten als hij opmerkelijke merkaanvragen ziet.