Lacoste bijt terug

Twee krokodillen en Chinese letters: een Taiwanese onderneming probeerde onlangs een beeldmerk te registreren voor kleding, schoeisel en aanverwante verkoopdiensten.

 Een merk met een krokodil voor kleding? Dan heb je direct alle aandacht van het merken -team van Lacoste. Dit bedrijf is immers uiterst alert op bedrijven die dit soort beeldmerken eigen proberen te maken om eventuele meelifters op het iconische merk te voorkomen.

Een oppositie door Lacoste volgde. Het iconische merk voert aan dat de consument een link legt tussen de merken waardoor het Taiwanese bedrijf zou profiteren van de reputatie van het Lacoste merk. Om deze reputatie van het merk te bewijzen diende Lacoste veel bewijsmateriaal in.

De interessante vraag in deze oppositie is of de merken wel genoeg lijken. Krokodillen in een logo? Check. Maar kan Lacoste nu tegen elke krokodil optreden? Ook al lijkt de krokodil niet (in dit geval zijn het zelfs twee krokodillen).

Het Europese merkenbureau (EUIPO)  buigt zich over deze vraag en erkent allereerst dat Lacoste’s krokodillenlogo een sterke reputatie geniet voor kleding en specifiek poloshirts en noemt het “een krachtig symbool met aanzienlijke onderscheidingskracht”. Vervolgens stelt het EUIPO dat de merken visueel inderdaad maar matig overeenstemmend zijn. Conceptueel zijn ze wel erg overeenstemmend, maar is dit voldoende voor de consument om een link te leggen? Ja, zegt het EUIPO. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen: door het gebruik van vergelijkbare krokodillen zou het aangevraagde merk onrechtvaardig voordeel trekken uit Lacoste’s reputatie.

 De diensten als import-export, reclame en online marketing liggen echter te ver af van Lacoste’s activiteiten. Consumenten zullen bij dit soort diensten hoogstwaarschijnlijk geen verband leggen tussen de merken. Voor deze diensten mag het merk wel worden ingeschreven.

 Niettemin weet Lacoste nog altijd van zich af te bijten. Oók als het gaat om een merkaanvraag met Chinese tekens en een krokodil met ogenschijnlijk andere karakteristieken dan haar iconische reptiel. Dát is de kracht van een merk met een sterke reputatie.

Auteur: Lieneke Buis

Bio: Lieneke is jurist en sinds april werkzaam bij Knijff als Trainee Trademark Attorney. Zij behaalde haar honoursbachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, met een scriptie over greenwashing in het merkenrecht. Tijdens haar studie deed ze brede praktijkervaring op binnen het intellectueel eigendomsrecht, onder meer via de Clinic Law Incubator en stages bij diverse advocatenkantoren.  Naast haar werk haalt Lieneke plezier uit koken, het ontdekken van bijzondere wijnen met haar wijnclub en hockey.