Silhouet met nummer 10 geen inbreuk op merk Maradona
De legendarische voetballer Maradona is al jaren niet meer in leven, maar zijn naam en beeltenis leven in de straten van Napels en Argentinië nog altijd voort.
Het Argentijnse bedrijf Sattvica S.A. claimt gerechtigd te zijn tot alle merkrechten die verband houden met Maradona. Zo heeft het bedrijf meer dan 150 Maradona-gerelateerde merken onder zich, verspreid over verschillende landen. Hoewel dit bedrijf ook weer ruzie heeft met de erfgenamen, kan het vooralsnog de merken MARADONA inroepen in geschillen.
Recentelijk stuitte het bedrijf op twee Europese beeldmerkaanvragen die volgens dit bedrijf direct met de legendarische voetballer geassocieerd kunnen worden, en diende daarom oppositie in. Onlangs de Oppositieafdeling van het Europese merkenbureau een uitspraak over deze kwesties.
Saillant detail is dat de twee betwistte merkaanvragen werden gedaan door Liya Chen uit Rome. Liya Chen zegt een volmacht te hebben van Maradona zelf. Uit de ingediende documenten van beide partijen blijkt dat zowel de opposant als de aanvrager op verschillende momenten gemachtigd lijken te zijn door Maradona om zijn naam en/of beeld te gebruiken en merken te registreren. Helaas voor Liya Chen is de Oppositieafdeling niet bevoegd om zich uit te spreken over de juistheid van de documenten. Dit wordt in deze procedures dan ook niet verder behandeld.
Enerzijds deed Liya Chen een merkaanvraag voor de beeltenis van Maradona met zijn handtekening en voluitgeschreven naam, zie hieronder:
Anderzijds ging het om een silhouet van een voetballer met op de rug het nummer 10:
Sattvica S.A. ging tegen beide merken in oppositie op basis van haar woordmerk MARADONA.
In de oppositie tegen de beeltenis en de naam is de zaak niet zo spannend: hier werd, werd verwarringsgevaar voor de soortgelijke producten en diensten aangenomen. De Oppositieafdeling overweegt dat de overlapping in de familienaam ‘MARADONA’ bepalend is om de merken als overeenstemmend aan te merken. Hoewel het betwiste merk een complex merk is met bijkomende beeld-, woord- en cijferelementen, dragen deze elementen allemaal bij aan de identificatie van de beroemde voetballer Maradona. Daar kan geen twijfel over bestaan bij het publiek. Wat ook meespeelde is dat Maradona in de EU een ongebruikelijke achternaam is. Het betwiste merk roept een onmiddellijke associatie op met de beroemde voetballer en het oudere merk MARADONA, dus er is sprake van verwarringsgevaar.
De inschrijving van dit merk gaat dus niet door. Maar gaat dit ook op voor het silhouet met de nummer 10, het rugnummer dat de Argentijnse voetballer het grootste deel van zijn carrière droeg? Deze aanvraag omvat het woord MARADONA niet en kent enkel een visuele verwijzing naar Maradona.
Sattvica gooide het op twee gronden. Allereerst de reputatie van het oudere merk: MARADONA zou zó bekend zijn dat het beeldmerk meelift op die bekendheid – en daarmee schade zou toebrengen aan het onderscheidend vermogen of imago van het merk. Reputatie moet je als opponent goed onderbouwen met bewijs van de bekendheid van je merk. Aangezien de opponent geen bewijs van deze reputatie overlegde, werd deze grond afgewezen.
Dan het tweede argument: verwarringsgevaar. De afbeelding toont een voetballer in actie, met krullen en het iconische nummer 10. Volgens de aanvrager: niemand minder dan Maradona. Nummer 10 en Maradona... tja, voor voetbalfans is de link snel gelegd. Maar voor wie minder thuis is in het voetbal, roept het waarschijnlijk vooral vragen op. Oftewel: conceptueel zou een deel van het publiek de tekens kunnen associeren met de Argentijnse voetballer, maar dan gaat het met name om mensen met sportkennis of interesse in voetbal. Visueel en auditief zijn de tekens niet overeenstemmend: de verschillen zijn overduidelijk.
De Oppositieafdeling stelt dat de overeenstemming onvoldoende is: ook als twee merken aan dezelfde persoon of hetzelfde idee doen denken, leidt dat niet automatisch tot verwarringsgevaar. Zeker als het oudere merk niet extra bekend of onderscheidend is, is een gelijke betekenis – zoals een verwijzing naar Maradona - niet genoeg.
De Oppositieafdeling wijst de oppositie dan ook af: de conceptuele link die voor een deel van het publiek mogelijk is, volstaat dus niet om een verwarringsgevaar aan te nemen.
Auteur: Erwin Haüer
Bio: Erwin is merkenadviseur en als managing partner verantwoordelijk voor IT en Informatiemanagement. Erwin werkt veel met startups en scale-ups, maar zijn klantenportefeuille omvat ook veel multinationals. Erwin heeft een vlotte pen en oog voor leuke merkennieuwtjes of merkwaardige merkinbreuken.