Niet geregistreerd merk EASJOY kan registratie niet voorkomen

Soms gebruikt een ondernemer een merk al jaren zonder het te registreren.

Dat kan goed gaan, totdat iemand anders een merkregistratie aanvraagt. In een recente zaak gebeurde dat met het merk EASJOY. Een Chinese producent verkocht al sinds 2017 karaoke-apparatuur en microfoons onder die naam, onder meer via Amazon in verschillende Europese landen. Toen een Duitse ondernemer het woordmerk EASJOY als EU-merk aanvroeg, probeerde de producent dat tegen te houden met een beroep op een ouder, niet-geregistreerd recht op die naam. Dat lukte uiteindelijk niet.

Soms kun je toch beroepen op zo’n ongeschreven recht en dit recht zelfs inroepen tegen een Europese aanvraag. Maar daarvoor gelden duidelijke voorwaarden. Zo moet er nationale wetgeving zijn die het mogelijk maakt om een beroep op het lokale recht te kunnen doen. Ook moet het teken al vóór de latere merkaanvraag zijn gebruikt in het handelsverkeer en niet alleen lokaal. Met andere woorden: het teken moet een echte en herkenbare aanwezigheid in de markt hebben. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de duur en intensiteit van het gebruik, de omvang van de verkopen, waar de producten worden verkocht en hoeveel reclame er onder het teken wordt gemaakt.

In deze zaak ging het daar mis. Hoewel er wel facturen, verkooporders en screenshots van productpagina’s waren, vond het Europese merkenbureau dat dit onvoldoende liet zien dat het merk echt een duidelijke positie in de markt had opgebouwd. De verkopen waren beperkt en het bewijs gaf geen goed beeld van de omvang van het gebruik of de bekendheid van het merk. Daardoor werd niet aangetoond dat er een sterk genoeg merkrecht was ontstaan door gebruik alleen.

De les is simpel: vertrouwen op een ongeschreven merkrecht is risicovol. Bewijs verzamelen is lastig en de lat ligt hoog. Met een tijdige merkregistratie voorkom je dit soort discussies. Zoals vaak in het merkenrecht geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Auteur: Arnaud Bos

Bio: Arnaud is merkenadviseur en binnen Knijff verantwoordelijk voor de marketing & communicatie. Arnaud is specialist in de metaverse en de muzieksector en zijn klantenportfolio omvat veel opkomende en gerenommeerde bands. Hij houdt de laatste jurisprudentie in de EU nauwlettend in de gaten en laat je direct weten als hij opmerkelijke merkaanvragen ziet.